Prinsip First to File dalam Pelindungan Merek di Indonesia

Erlyns Yolanda

Pendahuluan

Sengketa merek “Denza” menjadi salah satu contoh yang menunjukkan prinsip first to file diterapkan dalam sistem hukum merek Indonesia. Denza merupakan merek kendaraan listrik yang digunakan oleh BYD secara global. Namun ketika merek tersebut hendak didaftarkan di Indonesia, ternyata nama “Denza” telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain untuk kelas barang yang berkaitan dengan kendaraan. Sengketa tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi, yang pada akhirnya permohonan kasasi BYD ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam sistem first to file, waktu pendaftaran lebih menentukan daripada pihak yang pertama menggunakan. Banyak orang beranggapan bahwa penggunaan merek terlebih dahulu secara bisnis sudah cukup untuk memberikan pelindungan hukum. Padahal dalam sistem hukum merek di Indonesia, siapa yang lebih dahulu menggunakan belum tentu menjadi pemilik yang diakui secara hukum.

Memahami Prinsip First to File

Dalam sistem hukum merek Indonesia, pelindungan tidak lahir dari penggunaan, tetapi dari pendaftaran. Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu prinsip yang memberikan hak atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Prinsip ini tercermin secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Ketentuan tersebut merupakan sumber lahirnya hak eksklusif atas merek. Setelah suatu merek telah terdaftar, pemiliknya memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut.

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Apabila hak merek ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali menggunakan (first to use), pembuktiannya akan jauh lebih sulit karena bergantung pada berbagai dokumen dan fakta yang sering tidak mudah diverifikasi.

Sengketa Denza menjadi contoh nyata pentingnya waktu dan status pendaftaran dalam pelindungan merek di Indonesia. Meskipun suatu merek telah dikenal secara internasional, pihak yang telah lebih dahulu mendaftarkan tetap memiliki posisi hukum yang kuat di Indonesia.

Risiko Tidak Mendaftarkan Merek

Konsekuensi dari sistem ini menjadi semakin jelas ketika pelaku usaha tidak segera mengamankan pendaftarannya sejak awal. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap pendaftaran merek sebagai hal yang dapat dilakukan nanti setelah usaha berjalan lebih besar. Padahal penundaan tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko hukum dan bisnis.

Pertama, merek yang telah dibangun dapat didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain. Ketika hal itu terjadi, pelaku usaha yang sebenarnya telah menggunakan merek tersebut justru dapat kehilangan hak untuk menggunakannya secara legal.

Kedua, pelaku usaha dapat menghadapi tuntutan hukum dari pemilik merek yang telah terdaftar. Berdasarkan UU Merek, hak eksklusif diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Artinya, penggunaan merek tanpa hak atas merek terdaftar dapat menimbulkan risiko sengketa maupun gugatan.

Ketiga, biaya penyelesaian sengketa jauh lebih besar dibandingkan biaya pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek, proses pengadilan, hingga upaya hukum lanjutan membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Tidak jarang pelaku usaha akhirnya memilih mengganti nama mereknya karena biaya sengketa tidak sebanding dengan nilai bisnis yang dimiliki.

Dari perspektif bisnis, merek lebih dari sekadar nama. Merek merupakan sebuah aset yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, menunda pendaftaran merek pada dasarnya berarti menunda pelindungan atas salah satu aset terpenting perusahaan.

Mekanisme Pendaftaran Merek di Indonesia

Untuk memahami prinsip first to file, penting untuk mengetahui secara singkat proses pendaftaran merek di Indonesia dilakukan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan ketersediaan merek. Meskipun tidak wajib, tahap ini sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa merek yang akan digunakan belum terdaftar atau memiliki kemiripan dengan merek lain pada kelas barang atau jasa yang sama. Tahap ini sering menjadi langkah awal yang menentukan untuk menghindari potensi penolakan atau sengketa di kemudian hari.

Setelah itu, pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan diajukan secara elektronik dengan mencantumkan data pemohon, label merek, kelas barang/jasa, serta membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan formalitas yang dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. Tahap ini merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan administratif dokumen permohonan. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, permohonan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bila lolos, merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama jangka waktu 2 (dua) bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan keberatan.

Jika tidak terdapat keberatan atau keberatan yang diajukan tidak diterima, akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan substantif. Dalam tahap ini, pemeriksa merek menilai merek tersebut memenuhi syarat atau memiliki potensi penolakan karena adanya persamaan dengan merek terdaftar lain atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, jangka waktu pemeriksaan substantif paling lama 150 (seratus lima puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan substantif. Apabila permohonan lolos pemeriksaan substantif, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek. Sejak saat itu, pemohon resmi menjadi pemegang hak atas merek terdaftar dan memperoleh pelindungan hukum eksklusif untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa hak atas merek tidak muncul secara otomatis dari penggunaan, tetapi melalui rangkaian proses pendaftaran yang bersifat administratif dan substantif.

Pandangan JR Lawyers

Kasus Denza menunjukkan bahwa dalam hukum merek Indonesia, waktu sangat menentukan. Prinsip first to file memberikan pelindungan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan, bukan kepada pihak yang baru menyadari pentingnya pendaftaran setelah bisnis berkembang.

Dalam sistem ini, keterlambatan beberapa waktu saja dapat membuat pelaku usaha kehilangan hak atas nama yang telah dibangun dengan kerja keras. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek sebelum produk diluncurkan atau sebelum kegiatan pemasaran dimulai secara luas.

Dalam sistem first to file, keterlambatan bukan hanya risiko administratif, tetapi risiko kehilangan identitas bisnis itu sendiri. Dengan demikian, sebelum fokus memperluas pasar, pastikan merek usaha telah memperoleh pelindungan yang memadai.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, merek, first to file